Criado por Robert E. Yoches
I. INTRODUÇÃO
Estados Unidos o sistema de patentes tem, como uma de suas principais características, o incentivo para criar em torno de outras patentes. Esse recurso é uma das maneiras pelas quais as leis de patentes promovem as artes úteis, como instrui a Constituição dos Estados Unidos. Ao forçar outros a evitar as reivindicações de um titular de patentes, as leis de patentes incentivam a criatividade e a inovação.
para a maioria das empresas, no entanto, a principal razão para projetar em torno de patentes é evitar processos de infração. Para esse fim, as empresas devem garantir que não desperdicem seus esforços em projetos que infrinjam. Embora sempre haja algum risco de violação—especialmente quando as realidades técnicas ou comerciais exigem um design que possa estar próximo de certas reivindicações—o objetivo é minimizar o risco. O que se segue são algumas dicas para ajudar a avaliar novos designs e diminuir as chances de que os tribunais dos Estados Unidos encontrem uma infração de design.
II. Como as patentes e os históricos de processos podem apontar o caminho para projetos eficazes de não vinculação
A. Claims
para avaliar a violação, tudo começa com as reivindicações. As reivindicações de patentes contêm uma lista de elementos ou limitações que definem características ou etapas estruturais. A ausência de qualquer uma dessas limitações traz um aparato ou método fora das reivindicações e, assim, evita a violação.
o que parece ser uma tarefa simples muitas vezes pode fornecer dificuldade significativa. Evitar uma limitação significa saber interpretar essa limitação corretamente. Embora alguns termos de reivindicação tenham muito pouca ambiguidade, muitos têm escopos que podem exigir uma ação judicial completa para determinar. Interpretar adequadamente os termos da reivindicação requer um bom conhecimento das regras de construção da reivindicação. Às vezes, mesmo esse conhecimento não é suficiente porque os tribunais ocasionalmente mudam as regras.
para complicar ainda mais as coisas, mesmo quando uma limitação não está literalmente presente, um dispositivo ou método ainda pode infringir a doutrina de equivalentes se o dispositivo ou método tiver um equivalente para o elemento ausente. A doutrina não está disponível, no entanto, se a patente contiver uma declaração negando equivalência, ou se o proprietário da patente fez uma emenda ou argumento ao escritório de marcas e Patentes dos Estados Unidos (USPTO) para obter permissão da reivindicação, e esse argumento ou emenda é inconsistente com a equivalência desejada. A maneira mais segura de garantir que um projeto não infrinja é encontrar limitações com limites definidos e poucos ou nenhum equivalente. Isso requer olhar para a especificação da patente ou seu histórico de acusação.
B. A especificação
às vezes, a especificação de uma patente exclui especificamente certos recursos. Isso pode acontecer, por exemplo, quando a especificação está tentando distinguir um design de arte anterior, ou quando a especificação tenta explicar a superioridade da invenção reivindicada a um design alternativo. Quando a especificação exclui tão claramente certos recursos de uma limitação, pode-se ter confiança de que um design com esses recursos não infringirá a reivindicação de patente. Um tribunal deve considerar tais” isenções de responsabilidade ” para entender o Significado de uma limitação. As isenções de Responsabilidade também podem impedir a aplicação da doutrina dos equivalentes se as isenções de Responsabilidade não mostrarem equivalência entre o reclamado e o recurso e o assunto reclamado.
a maioria dos desenhistas de patentes sabe evitar isenções de responsabilidade, por isso raramente se encontra as declarações claras e inequívocas necessárias para evitar a violação com grande confiança. Muitas vezes, as isenções de Responsabilidade podem estar ocultas. Por exemplo, se a especificação requer que a invenção atender a determinadas condições, tais como a concentração de uma composição química ou um nível de potência em um circuito, essas condições podem efetivamente excluir incorporações, de que não atender a essas condições.
C. O histórico de acusação
é muito mais comum descobrir que o proprietário da patente fez declarações limitantes durante a acusação no USPTO. Isso ocorre porque o proprietário da patente muitas vezes precisará distinguir a invenção reivindicada da técnica anterior que o examinador USPTO citou, o que necessariamente requer descrever a invenção reivindicada em termos limitantes. As declarações limitantes podem se qualificar como ” preclusão do histórico de acusação.””Prosecution history precoppel” impede que um proprietário de patente use a doutrina de equivalentes para recuperar o assunto que o proprietário perdeu em argumentos ou emendas que fez para obter uma patente. Novamente, há uma série de regras em torno deste conceito, mas se o proprietário da patente diz que as reivindicações não incluem algo, eles provavelmente não literalmente ou equivalentemente.
D. técnica anterior
outra maneira de evitar violações é “praticar o estado da técnica.”Uma reivindicação de patente que cobre a técnica anterior é inválida, portanto, praticar a técnica anterior impedirá a interpretação de uma reivindicação válida e violada. O problema com essa abordagem, no entanto, é que, para ter total confiança em evitar violações, o produto ou método deve duplicar exatamente o estado da técnica. Caso contrário, o proprietário da patente pode aproveitar quaisquer diferenças entre a técnica anterior e o design real para negar que um novo design está na técnica anterior.
III. papel de um advogado de patentes dos Estados Unidos
como a interpretação de reivindicações pode ser legalmente complexa, é importante envolver um advogado de patentes dos Estados Unidos em qualquer atividade de design. Não fazer isso pode fazer com que a empresa gaste quantias substanciais de dinheiro em um projeto que ainda pode infringir as reivindicações da patente de preocupação. Na pior das hipóteses, o resultado seria uma sentença de infração e danos, bem como uma liminar. Na melhor das hipóteses, cometer um erro ao interpretar as reivindicações causaria atrasos e o gasto desnecessário de dinheiro no desenvolvimento e teste de um novo projeto para substituir aquele que pode ter recebido investimentos substanciais. De qualquer forma, é mais barato envolver um advogado cedo e regularmente para garantir que o projeto escolhido não tenha problemas de violação.
idealmente, uma empresa deve envolver o advogado cedo o suficiente no processo de design para avaliar os projetos antes de serem concluídos. A empresa também deve pedir ao advogado para avaliar quaisquer alterações no design para garantir que o design final permaneça claro das reivindicações. Se o advogado esteve envolvido durante todo o processo, pode não haver necessidade de uma opinião formal por escrito sobre o projeto final. Tais opiniões são úteis, no entanto, tanto para homenagear o fato de que a empresa procurou e seguiu aconselhamento jurídico, e para reduzir a necessidade de confiar em memórias, especialmente depois que o pessoal-chave deixar a empresa.
de preferência, a empresa deve procurar um advogado que entenda a tecnologia em questão. Isso reduz as chances de um erro por meio de algum tipo de mal-entendido. Além disso, se a EMPRESA tiver um relacionamento contínuo com o advogado, o advogado deve notificar a empresa de quaisquer alterações na lei que possam afetar a opinião.
IV. conclusão
a confiança que uma empresa tem de que um novo design é claro de uma patente depende de uma análise adequada da patente e seu histórico de processos. Embora não haja garantias de que um projeto evite completamente a reivindicação de patentes, uma atenção cuidadosa às regras da lei pode permitir que uma empresa maximize sua confiança de que não enfrentará sérios problemas mais tarde.
