geschreven door E. Robert Yoches
I. inleiding
het Amerikaanse octrooisysteem heeft, als een van de belangrijkste kenmerken, de prikkel om te ontwerpen rond andere patenten. Deze functie is een van de manieren waarop het patent wetten bevorderen van de nuttige kunsten, zoals de Grondwet van de Verenigde Staten instrueert. Door anderen te dwingen de claims van een octrooihouder te vermijden, stimuleren de octrooiwetten creativiteit en innovatie.
voor de meeste ondernemingen is de belangrijkste reden om rond octrooien te ontwerpen echter het vermijden van inbreukprocedures. Daartoe moeten ondernemingen ervoor zorgen dat zij hun inspanningen niet verspillen aan inbreukmakende modellen. Hoewel er altijd enig risico van inbreuk bestaat-vooral wanneer technische of commerciële realiteiten een ontwerp vereisen dat dicht bij bepaalde claims kan liggen-is het doel het risico tot een minimum te beperken. Wat volgt zijn enkele tips om te helpen evalueren van nieuwe ontwerpen en om de kans dat de Amerikaanse rechtbanken een ontwerp inbreuk zal vinden verminderen.
II. Hoe octrooien en VERVOLGINGSGESCHIEDENISSEN de weg kunnen wijzen naar effectieve niet-inbreukmakende ontwerpen
A. vorderingen
om inbreuk te beoordelen, begint alles met de vorderingen. Octrooiclaims bevatten een lijst van elementen of beperkingen die structurele kenmerken of stappen definiëren. Het ontbreken van een van deze beperkingen brengt een apparaat of methode buiten de claims en voorkomt zo inbreuk.
wat op een eenvoudige taak lijkt, kan vaak aanzienlijke moeilijkheden opleveren. Het vermijden van een beperking betekent weten hoe die beperking naar behoren moet worden geïnterpreteerd. Hoewel sommige claim termen hebben zeer weinig ambiguïteit, veel hebben scopes die een volledige rechtszaak kan vereisen om te bepalen. Voor een juiste interpretatie van claimtermen is een goede kennis van de regels voor de opbouw van claims vereist. Soms is zelfs deze kennis niet genoeg omdat de rechtbanken af en toe de regels veranderen.
om de zaken nog ingewikkelder te maken, zelfs wanneer een beperking niet letterlijk aanwezig is, kan een hulpmiddel of methode nog steeds inbreuk maken op de Doctrine van equivalenten als het hulpmiddel of de methode een equivalent heeft voor het ontbrekende element. De Doctrine is echter niet beschikbaar als het octrooi een verklaring bevat die gelijkwaardigheid ontkent, of als de octrooihouder een amendement of argument heeft ingediend bij het United States Patent and Trademark Office (USPTO) om tegemoet te komen aan de claim, en dat argument of amendement niet strookt met de gewenste gelijkwaardigheid. De veiligste manier om ervoor te zorgen dat een ontwerp geen inbreuk maakt, is het vinden van beperkingen met gedefinieerde grenzen en weinig of geen equivalenten. Dit vereist het kijken naar de specificatie van het octrooi of de vervolging geschiedenis.
B. De specificatie
soms sluit de specificatie van een octrooi specifiek bepaalde kenmerken uit. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer de specificatie probeert een ontwerp van voorgaand ontwerp te onderscheiden, of wanneer de specificatie probeert de superioriteit van de geclaimde uitvinding ten opzichte van een alternatief ontwerp te verklaren. Wanneer de specificatie bepaalde kenmerken zo duidelijk uitsluit van een beperking, kan men erop vertrouwen dat een ontwerp met deze kenmerken geen inbreuk maakt op de octrooiaanspraak. Een rechtbank moet dergelijke “disclaimers” in aanmerking nemen bij het begrijpen van de Betekenis van een beperking. Disclaimers kunnen ook de toepassing van de Doctrine van equivalenten verhinderen als de disclaimers geen gelijkwaardigheid tonen tussen de geclaimde en de functie en het afgewezen onderwerp.
de meeste opstellers van octrooien weten disclaimers te vermijden, zodat men zelden de duidelijke en ondubbelzinnige verklaringen nodig vindt om inbreuk met groot vertrouwen te voorkomen. Vaak, disclaimers kunnen worden verborgen. Indien de specificatie bijvoorbeeld vereist dat de uitvinding aan bepaalde voorwaarden voldoet, zoals een concentratie in een chemische samenstelling of een vermogensniveau in een circuit, kunnen deze voorwaarden daadwerkelijk uitvoeringsvormen uitsluiten die niet aan deze voorwaarden kunnen voldoen.
C. De geschiedenis van de vervolging
het komt veel vaker voor dat de octrooihouder tijdens de vervolging beperkende verklaringen heeft afgelegd in de USPTO. Dit komt omdat de octrooihouder vaak een onderscheid moet maken tussen de geclaimde uitvinding en de door de USPTO-examinator geclaimde kunst, wat noodzakelijkerwijs vereist dat de geclaimde uitvinding in beperkende termen wordt beschreven. De beperkende verklaringen kunnen kwalificeren als ” vervolging geschiedenis estoppel.””Prosecution history estoppel” voorkomt dat een octrooihouder de Doctrine van equivalenten gebruikt om onderwerp terug te vorderen dat de eigenaar verbeurd heeft verklaard in argumenten of wijzigingen die hij heeft aangebracht om een octrooi te verkrijgen. Nogmaals, er zijn een aantal regels rond dit concept, maar als de octrooihouder zegt dat de claims niet iets bevatten, doen ze waarschijnlijk niet letterlijk of gelijkwaardig.
D. Prior Art
een andere manier om inbreuk te voorkomen is door “de praktijk van de prior art.”Een patentclaim die betrekking heeft op de prior art is ongeldig, dus het beoefenen van de prior art zal voorkomen dat de interpretatie van een claim zowel geldig als geschonden. Het probleem met deze aanpak, echter, is dat om volledig vertrouwen in het vermijden van inbreuk, het product of de methode moet de prior art precies dupliceren. Anders kan een octrooihouder eventuele verschillen tussen de voorwetenschap en het feitelijke model aangrijpen om te ontkennen dat een nieuw model in de voorwetenschap is opgenomen.
III. rol van een Amerikaanse octrooigemachtigde
omdat het interpreteren van claims juridisch complex kan zijn, is het belangrijk om een Amerikaanse octrooigemachtigde te betrekken bij alle ontwerp-rondactiviteiten. Als dit niet gebeurt, kan het bedrijf aanzienlijke bedragen uitgeven aan een model dat nog steeds inbreuk kan maken op de claims van het betrokken octrooi. In het slechtste geval zou het resultaat een uitspraak zijn over inbreuk, schadevergoeding en een bevel. In het beste geval zou een fout bij het interpreteren van de claims leiden tot vertragingen en onnodige uitgaven van geld bij het ontwikkelen en testen van een nieuw ontwerp ter vervanging van een ontwerp dat mogelijk aanzienlijke investeringen heeft ontvangen. Hoe dan ook, het is minder duur om een advocaat vroeg en regelmatig te betrekken om ervoor te zorgen dat het gekozen ontwerp geen inbreukproblemen heeft.In het ideale geval moet een bedrijf de advocaat vroeg genoeg betrekken bij het ontwerpproces om ontwerpen te evalueren voordat ze zijn voltooid. Het bedrijf moet ook de advocaat vragen om eventuele wijzigingen in het ontwerp te evalueren om ervoor te zorgen dat het definitieve ontwerp duidelijk blijft van de vorderingen. Als de advocaat tijdens het hele proces betrokken is geweest, is er mogelijk geen behoefte aan een formeel schriftelijk advies over het definitieve ontwerp. Dergelijke adviezen zijn echter nuttig, zowel om het feit te herdenken dat het bedrijf juridisch advies zocht en volgde, en om de noodzaak om te vertrouwen op herinneringen te verminderen, vooral nadat belangrijk personeel het bedrijf verlaat.
bij voorkeur moet de onderneming een advocaat zoeken die de betrokken technologie begrijpt. Dit vermindert de kans op een fout door een soort misverstand. Bovendien, als het bedrijf heeft een voortdurende relatie met de advocaat, de advocaat moet het bedrijf op de hoogte van eventuele wijzigingen in de wet die van invloed kunnen zijn op het advies.Conclusie
het vertrouwen dat een bedrijf heeft dat een nieuw ontwerp vrij is van een octrooi, hangt af van een goede analyse van het octrooi en zijn vervolgingsgeschiedenis. Hoewel er geen garanties zijn dat een ontwerp patentclaim volledig zal vermijden, kan zorgvuldige aandacht voor rechtsregels een bedrijf in staat stellen om zijn vertrouwen te maximaliseren dat het later niet met ernstige problemen zal worden geconfronteerd.
