Scritto da E. Robert Yoches
I. INTRODUZIONE
Il sistema dei brevetti degli Stati Uniti ha, come una delle sue caratteristiche chiave, l’incentivo a progettare intorno ad altri brevetti. Questa caratteristica è uno dei modi in cui le leggi sui brevetti promuovono le arti utili, come insegna la Costituzione degli Stati Uniti. Costringendo gli altri a evitare le rivendicazioni di un brevettatario, le leggi sui brevetti incoraggiano la creatività e l’innovazione.
Per la maggior parte delle aziende, tuttavia, il motivo principale per la progettazione intorno brevetti è quello di evitare cause di infrazione. A tal fine, le imprese devono garantire che non sprechino i loro sforzi su disegni che violano. Anche se c’è sempre qualche rischio di violazione—soprattutto quando le realtà tecniche o commerciali richiedono un disegno che può essere vicino a determinate rivendicazioni—l’obiettivo è quello di ridurre al minimo il rischio. Quello che segue sono alcuni suggerimenti per aiutare a valutare nuovi disegni e per diminuire le probabilità che i tribunali degli Stati Uniti troveranno un disegno che viola.
II. COME I BREVETTI E LE STORIE DI ACCUSA POSSONO INDICARE LA STRADA A DISEGNI EFFICACI NON VIOLANTI
A. Reclami
Per valutare la violazione, tutto inizia con le richieste. Le richieste di brevetto contengono un elenco di elementi o limitazioni che definiscono caratteristiche strutturali o fasi. L’assenza di una qualsiasi di queste limitazioni porta un apparato o un metodo al di fuori delle rivendicazioni ed evita quindi la violazione.
Quello che sembra un compito semplice può spesso fornire difficoltà significative. Evitare una limitazione significa saper interpretare correttamente tale limitazione. Sebbene alcuni termini di rivendicazione abbiano pochissima ambiguità, molti hanno ambiti che potrebbero richiedere una causa completa per determinare. Interpretare correttamente i termini del reclamo richiede una buona conoscenza delle regole di costruzione del reclamo. A volte anche tale conoscenza non è sufficiente perché i tribunali cambiano occasionalmente le regole.
Per complicare ulteriormente le cose, anche quando una limitazione non è letteralmente presente, un dispositivo o un metodo può ancora violare la Dottrina degli Equivalenti se il dispositivo o il metodo ha un equivalente per l’elemento mancante. La Dottrina non è disponibile, tuttavia, se il brevetto contiene una dichiarazione che nega l’equivalenza, o se il proprietario del brevetto ha apportato una modifica o un argomento all’Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti (USPTO) per ottenere l’indennità del reclamo, e tale argomento o emendamento è incoerente con l’equivalenza desiderata. Il modo più sicuro per garantire che un progetto non violi è trovare limitazioni con confini definiti e pochi o nessun equivalente. Ciò richiede guardando alla specifica del brevetto o la sua storia di accusa.
B. La specifica
A volte la specifica di un brevetto esclude specificamente determinate caratteristiche. Ciò può accadere, ad esempio, quando la specifica sta cercando di distinguere un design prior-art, o quando la specifica cerca di spiegare la superiorità dell’invenzione rivendicata a un design alternativo. Quando la specifica esclude così chiaramente determinate caratteristiche da una limitazione, si può avere fiducia che un design con tali caratteristiche non violerà la richiesta di brevetto. Un tribunale deve considerare tali “disclaimer” nel comprendere il significato di una limitazione. Le disclaimer possono anche impedire l’applicazione della Dottrina degli Equivalenti se le disclaimer non mostrano alcuna equivalenza tra la funzione rivendicata e l’oggetto declinato.
La maggior parte dei redattori di brevetti sa evitare disclaimer, quindi raramente si trovano le dichiarazioni chiare e inequivocabili necessarie per evitare la violazione con grande fiducia. Molte volte, i disclaimer possono essere nascosti. Ad esempio, se la specifica richiede che l’invenzione soddisfi determinate condizioni, come una concentrazione in una composizione chimica o un livello di potenza in un circuito, tali condizioni possono effettivamente escludere forme di realizzazione che non possono soddisfare tali condizioni.
C. La storia dell’accusa
È molto più comune scoprire che il proprietario del brevetto ha rilasciato dichiarazioni limitanti durante l’azione penale nell’USPTO. Questo perché il proprietario del brevetto dovrà spesso distinguere l’invenzione rivendicata dall’arte precedente citata dall’esaminatore USPTO, che richiede necessariamente di descrivere l’invenzione rivendicata in termini limitanti. Le dichiarazioni di limitazione possono qualificarsi come ” accusa storia preclusione.””Prosecution storia preclusione” impedisce un proprietario di brevetto di utilizzare la Dottrina degli equivalenti per reclamare oggetto il proprietario incamerato in argomenti o modifiche ha fatto per ottenere un brevetto. Ancora una volta, ci sono una serie di regole che circondano questo concetto, ma se il proprietario del brevetto dice che le affermazioni non includono qualcosa, probabilmente non lo fanno letteralmente o equivalentemente.
D. Precedente Art
Un altro modo per evitare la violazione è quello di “praticare il precedente art.”Una richiesta di brevetto che copre l’arte precedente non è valida, quindi praticare l’arte precedente impedirà di interpretare una richiesta di essere valida e violata. Il problema con questo approccio, tuttavia, è che per essere completamente sicuri di evitare la violazione, il prodotto o il metodo deve duplicare esattamente l’arte precedente. In caso contrario, un proprietario del brevetto può cogliere eventuali differenze tra l’arte precedente e il disegno reale per negare che un nuovo disegno è nell’arte precedente.
III. RUOLO DI UN AVVOCATO DI BREVETTO DEGLI STATI UNITI
Poiché l’interpretazione dei reclami può essere giuridicamente complessa, è importante coinvolgere un avvocato di brevetto degli Stati Uniti in qualsiasi attività di progettazione. In caso contrario potrebbe causare l’azienda a spendere ingenti somme di denaro su un disegno che può ancora violare le rivendicazioni del brevetto di preoccupazione. Nel peggiore dei casi, il risultato sarebbe una sentenza di infrazione e danni, nonché un’ingiunzione. Nella migliore delle ipotesi, commettere un errore nell’interpretazione delle affermazioni causerebbe ritardi e l’inutile dispendio di denaro nello sviluppo e nella sperimentazione di un nuovo progetto per sostituire uno che potrebbe aver ricevuto notevoli investimenti. In entrambi i casi, è meno costoso coinvolgere un avvocato presto e regolarmente per garantire che il design scelto non abbia problemi di infrazione.
Idealmente, una società dovrebbe coinvolgere l’avvocato abbastanza presto nel processo di progettazione per valutare i progetti prima che siano completi. La società dovrebbe anche chiedere all’avvocato di valutare eventuali modifiche nel design per garantire che il progetto finale rimanga chiaro delle affermazioni. Se l’avvocato è stato coinvolto durante tutto il processo, potrebbe non essere necessario un parere scritto formale sul progetto finale. Tali opinioni sono utili, tuttavia, sia per commemorare il fatto che l’azienda ha cercato e seguito la consulenza legale, sia per ridurre la necessità di fare affidamento sui ricordi, specialmente dopo che il personale chiave ha lasciato l’azienda.
Preferibilmente, la società dovrebbe cercare un avvocato che capisce la tecnologia in questione. Questo riduce le possibilità di un errore attraverso una sorta di incomprensione. Inoltre, se la società ha un rapporto continuo con l’avvocato, l’avvocato dovrebbe notificare alla società eventuali cambiamenti nella legge che possono influenzare il parere.
IV. CONCLUSIONE
La fiducia che una società ha che un nuovo disegno è chiaro di un brevetto dipende da una corretta analisi del brevetto e la sua storia di accusa. Anche se non ci sono garanzie che un disegno eviterà completamente la richiesta di brevetto, un’attenta attenzione alle norme di legge può consentire a un’azienda di massimizzare la sua fiducia che non dovrà affrontare seri problemi in seguito.
