Autor: E. Robert Yoches
I. INTRODUCCIÓN
El sistema de patentes de los Estados Unidos tiene, como una de sus características clave, el incentivo para diseñar en torno a otras patentes. Esta característica es una de las formas en que las leyes de patentes promueven las artes útiles, como lo indica la Constitución de los Estados Unidos. Al obligar a otros a evitar las reivindicaciones de un titular de una patente, las leyes de patentes fomentan la creatividad y la innovación.
Para la mayoría de las empresas, sin embargo, la razón principal para diseñar en torno a las patentes es evitar demandas por infracción. Para ello, las empresas deben asegurarse de no desperdiciar sus esfuerzos en diseños que infrinjan la normativa. Aunque siempre existe algún riesgo de infracción, especialmente cuando las realidades técnicas o comerciales requieren un diseño que puede estar cerca de ciertas reclamaciones, el objetivo es minimizar el riesgo. Lo que sigue son algunos consejos para ayudar a evaluar nuevos diseños y disminuir las posibilidades de que los tribunales de los Estados Unidos encuentren un diseño infractor.
II. CÓMO LAS PATENTES Y LOS HISTORIALES DE PROCESAMIENTO PUEDEN SEÑALAR EL CAMINO HACIA DISEÑOS EFECTIVOS NO INFRACTORES
A. Reclamaciones
Para evaluar la infracción, todo comienza con las reclamaciones. Las reivindicaciones de patente contienen una lista de elementos o limitaciones que definen las características o los pasos estructurales. La ausencia de cualquiera de estas limitaciones lleva un aparato o método fuera de las reclamaciones, y por lo tanto evita la infracción.
Lo que parece una tarea simple a menudo puede proporcionar una dificultad significativa. Evitar una limitación significa saber interpretar esa limitación correctamente. Aunque algunos términos de reclamo tienen muy poca ambigüedad, muchos tienen alcances que pueden requerir una demanda completa para determinar. Interpretar correctamente los términos de la reclamación requiere un buen conocimiento de las reglas de construcción de la reclamación. A veces, incluso ese conocimiento no es suficiente porque los tribunales ocasionalmente cambian las reglas.
Para complicar aún más las cosas, incluso cuando una limitación no está literalmente presente, un dispositivo o método puede infringir la Doctrina de Equivalentes si el dispositivo o método tiene un equivalente para el elemento faltante. Sin embargo, la Doctrina no está disponible si la patente contiene una declaración que deniega la equivalencia, o si el titular de la patente presentó una enmienda o argumento a la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) para obtener la aprobación de la reclamación, y ese argumento o enmienda es incompatible con la equivalencia deseada. La forma más segura de garantizar que un diseño no infrinja es encontrar limitaciones con límites definidos y pocos o ningún equivalente. Para ello es necesario tener en cuenta la especificación de la patente o su historial de tramitación.
B. La especificación
A veces, la especificación de una patente excluye específicamente ciertas características. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando la especificación trata de distinguir un diseño de la técnica anterior, o cuando la especificación trata de explicar la superioridad de la invención reivindicada con respecto a un diseño alternativo. Cuando la especificación excluye tan claramente ciertas características de una limitación, uno puede tener la confianza de que un diseño con esas características no infringirá la reivindicación de patente. Un tribunal debe considerar tales «renuncias» para comprender el significado de una limitación. Los descargos de responsabilidad también pueden impedir la aplicación de la Doctrina de Equivalentes si los descargos de responsabilidad no muestran equivalencia entre lo reclamado y la característica y el objeto descartado.
La mayoría de los redactores de patentes saben evitar los descargos de responsabilidad, por lo que rara vez se encuentran con gran confianza las declaraciones claras e inequívocas necesarias para evitar infracciones. Muchas veces, los descargos de responsabilidad pueden estar ocultos. Por ejemplo, si la especificación requiere que la invención cumpla ciertas condiciones, como una concentración en una composición química o un nivel de potencia en un circuito, esas condiciones pueden excluir efectivamente realizaciones que no puedan cumplir esas condiciones.
C. El historial de procesamiento
Es mucho más común encontrar que el titular de la patente hizo declaraciones limitativas durante el procesamiento en la USPTO. Esto se debe a que el titular de la patente a menudo tendrá que distinguir la invención reivindicada del estado de la técnica anterior citado por el examinador de la USPTO, lo que necesariamente requiere describir la invención reivindicada en términos limitativos. Las declaraciones limitantes pueden calificar como «estoppel de antecedentes penales».»El» estoppel de antecedentes penales » impide que el titular de una patente utilice la Doctrina de Equivalentes para reclamar la materia que el titular perdió en argumentos o enmiendas que hizo para obtener una patente. Una vez más, hay una serie de normas que rodean este concepto, pero si el titular de la patente dice que las reivindicaciones no incluyen algo, probablemente no lo hagan literal o equivalentemente.
D. Estado de la técnica
Otra forma de evitar la infracción es «practicar el estado de la técnica.»Una reivindicación de patente que cubre el estado de la técnica es inválida, por lo que practicar el estado de la técnica impedirá interpretar que una reivindicación es válida e infringida. El problema con este enfoque, sin embargo, es que para estar completamente seguro de evitar infracciones, el producto o método debe duplicar exactamente el estado de la técnica. De lo contrario, el titular de la patente puede aprovechar cualquier diferencia entre el estado de la técnica y el diseño real para negar que un nuevo diseño se encuentra en el estado de la técnica.
III. FUNCIÓN DE UN ABOGADO DE PATENTES DE LOS Estados UNIDOS
Debido a que la interpretación de las reclamaciones puede ser compleja desde el punto de vista jurídico, es importante involucrar a un abogado de patentes de los Estados Unidos en cualquier actividad relacionada con el diseño. De no hacerlo, la empresa podría gastar cantidades sustanciales de dinero en un diseño que aún puede infringir las reivindicaciones de la patente en cuestión. En el peor de los casos, el resultado sería una sentencia por infracción y daños y perjuicios, así como una orden judicial. En el mejor de los casos, cometer un error al interpretar las reclamaciones causaría retrasos y el gasto innecesario de dinero en el desarrollo y la prueba de un nuevo diseño para reemplazar uno que puede haber recibido una inversión sustancial. De cualquier manera, es menos costoso involucrar a un abogado temprano y regularmente para asegurarse de que el diseño elegido no tenga problemas de infracción.
Idealmente, una empresa debe involucrar al abogado lo suficientemente temprano en el proceso de diseño para evaluar los diseños antes de que se completen. La compañía también debe pedirle al abogado que evalúe cualquier cambio en el diseño para asegurarse de que el diseño final permanezca libre de las reclamaciones. Si el abogado ha estado involucrado durante todo el proceso, es posible que no haya necesidad de una opinión formal por escrito sobre el diseño final. Tales opiniones son útiles, sin embargo, tanto para recordar el hecho de que la empresa buscó y siguió el asesoramiento legal, como para reducir la necesidad de confiar en los recuerdos, especialmente después de que el personal clave abandone la empresa.
Preferiblemente, la compañía debe buscar un abogado que entienda la tecnología en cuestión. Esto reduce las posibilidades de un error a través de algún tipo de malentendido. Además, si la compañía tiene una relación continua con el abogado, el abogado debe notificar a la compañía cualquier cambio en la ley que pueda afectar la opinión.
IV. CONCLUSIÓN
La confianza que tiene una empresa de que un nuevo diseño está libre de patente depende de un análisis adecuado de la patente y de su historial de tramitación. Aunque no hay garantías de que un diseño evitará por completo la reivindicación de patente, una atención cuidadosa a las normas jurídicas puede permitir que una empresa maximice su confianza en que no se enfrentará a problemas graves más adelante.
