Rédigé par E. Robert Yoches
I. INTRODUCTION
Le système des brevets des États-Unis a, parmi ses principales caractéristiques, l’incitation à concevoir autour d’autres brevets. Cette caractéristique est l’une des façons dont les lois sur les brevets promeuvent les arts utiles, comme l’indique la Constitution des États-Unis. En forçant les autres à éviter les revendications d’un titulaire de brevet, les lois sur les brevets encouragent la créativité et l’innovation.
Pour la plupart des entreprises, cependant, la principale raison de concevoir autour des brevets est d’éviter les poursuites en contrefaçon. À cette fin, les entreprises doivent veiller à ne pas gaspiller leurs efforts pour des conceptions qui enfreignent. Bien qu’il existe toujours un risque de contrefaçon — en particulier lorsque les réalités techniques ou commerciales exigent une conception qui peut être proche de certaines revendications — l’objectif est de minimiser les risques. Voici quelques conseils pour aider à évaluer de nouveaux dessins et modèles et pour réduire les chances que les tribunaux américains trouvent un dessin contrefait.
II. COMMENT LES BREVETS ET LES ANTÉCÉDENTS DE POURSUITES PEUVENT INDIQUER LA VOIE À DES DESSINS ET MODÈLES EFFICACES SANS CONTREFAÇON
A. Revendications
Pour évaluer la contrefaçon, tout commence par les revendications. Les revendications de brevet contiennent une liste d’éléments ou de limitations qui définissent des caractéristiques ou des étapes structurelles. L’absence de l’une quelconque de ces limitations amène un appareil ou une méthode en dehors des revendications et évite ainsi la contrefaçon.
Ce qui semble être une tâche simple peut souvent fournir des difficultés importantes. Éviter une limitation signifie savoir comment interpréter correctement cette limitation. Bien que certaines conditions de réclamation aient très peu d’ambiguïté, beaucoup ont des portées qui peuvent nécessiter un procès complet pour déterminer. Pour interpréter correctement les termes des revendications, il faut une bonne connaissance des règles de construction des revendications. Parfois, même une telle connaissance ne suffit pas parce que les tribunaux changent parfois les règles.
Pour compliquer davantage les choses, même lorsqu’une limitation n’est pas littéralement présente, un dispositif ou une méthode peut toujours enfreindre la Doctrine des Équivalents si le dispositif ou la méthode a un équivalent pour l’élément manquant. La doctrine n’est cependant pas disponible si le brevet contient une déclaration niant l’équivalence, ou si le titulaire du brevet a présenté une modification ou un argument à l’Office des brevets et des marques des États-Unis (USPTO) pour obtenir l’acceptation de la revendication, et que cet argument ou cette modification est incompatible avec l’équivalence souhaitée. Le moyen le plus sûr de s’assurer qu’une conception ne porte pas atteinte est de trouver des limites avec des limites définies et peu ou pas d’équivalents. Cela nécessite de se pencher sur la spécification du brevet ou son historique de poursuite.
D. La spécification
Parfois, la spécification d’un brevet exclut spécifiquement certaines caractéristiques. Cela peut se produire, par exemple, lorsque le cahier des charges tente de distinguer un dessin ou modèle de l’état de la technique ou lorsque le cahier des charges tente d’expliquer la supériorité de l’invention revendiquée par rapport à un dessin ou modèle alternatif. Lorsque le mémoire descriptif exclut si clairement certaines caractéristiques d’une limitation, on peut être certain qu’un dessin ou modèle comportant ces caractéristiques n’enfreindra pas la revendication de brevet. Un tribunal doit tenir compte de ces » disclaimers » pour comprendre le sens d’une limitation. Les disclaimers peuvent également empêcher l’application de la Doctrine des équivalents si les disclaimers ne montrent aucune équivalence entre la caractéristique revendiquée et l’objet exclu.
La plupart des rédacteurs de brevets savent éviter les disclaimers, de sorte que l’on trouve rarement les déclarations claires et sans ambiguïté nécessaires pour éviter la contrefaçon avec une grande confiance. Plusieurs fois, les avertissements peuvent être cachés. Par example, si le cahier des charges exige que l’invention remplisse certaines conditions, telles qu’une concentration dans une composition chimique ou un niveau de puissance dans un circuit, ces conditions peuvent effectivement exclure des modes de réalisation qui ne peuvent pas satisfaire à ces conditions.
C. L’historique des poursuites
Il est beaucoup plus courant de constater que le titulaire du brevet a fait des déclarations limitatives lors des poursuites à l’USPTO. En effet, le titulaire du brevet devra souvent distinguer l’invention revendiquée de l’état de la technique cité par l’examinateur de l’USPTO, ce qui nécessite nécessairement de décrire l’invention revendiquée en termes limitatifs. Les déclarations limitatives peuvent être qualifiées de « préclusion des antécédents de poursuite. » La préclusion liée à l’historique des poursuites empêche un titulaire de brevet d’utiliser la Doctrine des équivalents pour récupérer l’objet que le titulaire a perdu dans les arguments ou les modifications qu’il a apportés pour obtenir un brevet. Encore une fois, il existe un certain nombre de règles entourant ce concept, mais si le titulaire du brevet dit que les revendications n’incluent pas quelque chose, elles ne le font probablement pas littéralement ou de manière équivalente.
D. État de la technique
Une autre façon d’éviter la contrefaçon consiste à « mettre en pratique l’état de la technique. » Une revendication de brevet qui couvre l’état de la technique est invalide, de sorte que la pratique de l’état de la technique empêchera d’interpréter une revendication comme étant à la fois valide et contrefaite. Le problème de cette approche, cependant, est que pour être tout à fait sûr d’éviter la contrefaçon, le produit ou la méthode doit reproduire exactement l’état de la technique. Dans le cas contraire, le titulaire du brevet peut saisir toute différence entre l’état de la technique et le dessin ou modèle proprement dit pour nier qu’un nouveau dessin ou modèle fait partie de l’état de la technique.
III. RÔLE D’UN MANDATAIRE EN BREVETS DES États-UNIS
Étant donné que l’interprétation des revendications peut être complexe sur le plan juridique, il est important d’impliquer un mandataire en brevets des États-Unis dans toutes les activités liées à la conception. Le fait de ne pas le faire pourrait amener la société à dépenser des sommes importantes pour un dessin ou modèle qui pourrait encore enfreindre les revendications du brevet en cause. Au pire, le résultat serait un jugement d’infraction, et des dommages et intérêts ainsi qu’une injonction. Au mieux, faire une erreur dans l’interprétation des revendications entraînerait des retards et des dépenses inutiles d’argent pour développer et tester une nouvelle conception en remplacement d’une conception qui aurait pu recevoir un investissement substantiel. De toute façon, il est moins coûteux d’impliquer un avocat tôt et régulièrement pour s’assurer que le modèle choisi ne pose pas de problèmes de contrefaçon.
Idéalement, une entreprise devrait impliquer l’avocat suffisamment tôt dans le processus de conception pour évaluer les conceptions avant qu’elles ne soient terminées. La société devrait également demander à l’avocat d’évaluer tout changement de conception pour s’assurer que la conception finale reste claire des réclamations. Si l’avocat a été impliqué tout au long du processus, il peut ne pas être nécessaire d’avoir un avis écrit formel sur la conception finale. Cependant, ces opinions sont utiles à la fois pour commémorer le fait que l’entreprise a demandé et suivi des conseils juridiques et pour réduire la nécessité de se fier aux souvenirs, en particulier après le départ du personnel clé de l’entreprise.
De préférence, l’entreprise devrait rechercher un avocat qui comprend la technologie en cause. Cela réduit les risques d’erreur par une sorte de malentendu. En outre, si la société entretient une relation continue avec l’avocat, l’avocat doit informer la société de tout changement de loi pouvant affecter l’opinion.
IV. CONCLUSION
La confiance d’une entreprise quant à l’absence de brevet pour un nouveau dessin ou modèle dépend d’une analyse appropriée du brevet et de son historique de poursuites. Bien qu’il n’y ait aucune garantie qu’un dessin ou modèle évitera complètement la revendication d’un brevet, une attention particulière aux règles de droit peut permettre à une entreprise de maximiser sa confiance dans le fait qu’elle ne sera pas confrontée à de graves problèmes plus tard.
